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陈绍玲:我国单部作品名称法律保护的困境及突破——兼评麦卡锡作品名称保护理论
管理员 发布时间:2022-04-05 09:06  点击:1900

随着我国文化产业的发展,不少作品实现了从作品到商品的角色转换,作为文化产品进入消费市场。随着作品的推广,作品名称的商业价值也随之提升,有关作品名称的法律纠纷开始出现。这些纠纷的本质在于未经许可利用他人作品名称的行为应如何定性。对此,国内理论界尚无系统研究,法院判决也不尽相同,这凸显了我国作品名称法律保护理论的不足。

麦卡锡教授是美国商标与不正当竞争法领域的学术权威,其著作《麦卡锡论商标及不正当竞争法》是美国法院在判例中经常引用的学术经典。美国有近七千份司法意见书引用了《麦卡锡论商标及不正当竞争法》,美国最高法院更是在16份司法意见书中引用了这一著作。《麦卡锡论商标及不正当竞争法》一书对单部作品名称和系列作品名称的法律保护逻辑作出了区分,麦卡锡认为系列作品的名称可以作为商标获得法律保护,1单部作品的名称除非获得第二含义,否则无法获得法律保护。2系列作品名称如期刊、杂志和系列丛书的名称,特点在于其包含的各个作品均有各自的名称,系列作品本身也有其名称。例如综合性的大众杂志《看世界》,该杂志刊登的系列文章自有其作品名称,作为系列文章集合体的杂志本身也有其名称“看世界”。单部作品如历史学著作《万历十五年》,“万历十五年”就是该单部作品的名称。根据麦卡锡的观点,“看世界”属于系列作品名称,可以作为商标获得法律保护,但“万历十五年”作为单部作品的名称,除非获得第二含义,否则无法获得法律保护。麦卡锡对单部作品名称和系列作品名称法律保护逻辑的区分,为我国学者提供了检视国内法律实践的视角。由此引发的问题在于,单部作品名称的法律保护是否以其获得第二含义为前提,单部作品名称和系列作品名称的法律保护逻辑是否存在差异?

我国法院似乎对单部作品名称和系列作品名称的法律保护逻辑不作区分,这一点从最高人民法院发布的典型案例中可以发现。最高人民法院发布的“2017年中国法院10大知识产权案件”之“商务印书馆有限公司与华语教学出版社有限责任公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案”(以下简称为“新华字典”案)即涉及到单部作品名称的保护问题。涉案作品《新华字典》连续多年出版,但各个版本的差异不大,因此属于典型的单部作品。原告商务印书馆享有《新华字典》这一辞书作品的专有出版权,被告华语教学出版社将其出版的辞书作品同样命名为“新华字典”,商务印书馆以侵犯其未注册驰名商标为由将华语教学出版社诉至法院。案件审理法院认为“‘新华字典’标识在商务印书馆出版的《新华字典》辞书商品上经过长期、广泛地使用已经使得消费者能够将其与商务印书馆产生对应关系的认知……商务印书馆关于‘新华字典’作为未注册商标符合驰名商标保护要件的主张具有事实和法律依据”3,并据此认定华语教学出版社侵犯了商务印书馆的未注册驰名商标。不同于麦卡锡的观点,案件审理法院并未区分“新华字典”的第一含义和第二含义,而是对“新华字典”标识的显著性和知名度作出了认可,认定“新华字典”标识构成了未注册驰名商标。

最高人民法院发布的“2016年中国法院10大知识产权案件”之“江苏省广播电视总台与金阿欢侵害商标权纠纷案”(以下简称为“非诚勿扰”案),与“新华字典”案遵循了同样的裁判逻辑。在“非诚勿扰”案中,涉案作品《非诚勿扰》是江苏电视台长期播出的一档节目,如果把每一期《非诚勿扰》视作独立的作品,那么“非诚勿扰”就属于系列作品的名称。该案的原告(再审被申请人)金阿欢依法取得第7199523号“非诚勿扰”注册商标专用权,核定服务项目为第45类,包括“交友服务、婚姻介绍所”等,被告(再审申请人)江苏电视台将“非诚勿扰”标识作为电视节目名称使用,金阿欢以侵犯注册商标专用权为由将江苏电视台诉至法院。该案的再审法院认为“被诉‘非诚勿扰’标识已具有较强显著性,相关公众看到被诉标识,将联想到该电视节目及其提供者江苏电视台下属的江苏卫视,客观上起到了指示商品/服务来源的作用”4。据此,江苏电视台是将“非诚勿扰”标识作为商标使用在电视文娱节目上,5且通过长期的使用增强了“非诚勿扰”标识的显著性,因此江苏电视台依法使用“非诚勿扰”未注册商标的行为不侵犯金阿欢的注册商标专用权。

“新华字典”案与“非诚勿扰”案两案审理法院的审理思路大致相同,两案审理法院均认可了涉案标识的显著性。无论是针对“新华字典”案涉及的单部作品名称,还是针对“非诚勿扰”案涉及的系列作品名称,法院均未对作品名称的第一含义和第二含义作出区分。由此产生的问题在于,麦卡锡区分单部作品名称与系列作品名称法律保护逻辑的观点是否合理,单部作品名称是否必须获得第二含义才能获得法律保护?为此,本文将结合麦卡锡的观点,阐明单部作品名称的法律保护逻辑,以期对我国的立法和司法实践有所裨益。

一、单部作品名称法律保护困境的成因

麦卡锡主张单部作品的名称必须获得第二含义,否则无法作为商标获得法律保护。所谓第二含义与描述性标识相关[1](P.499),是指原本不具有显著性的描述性标识,经过长期使用产生了新的含义,新含义使得该标识具备了区分商品或服务来源的显著性[2](P.79)。在商标法上,消费者认可的特定标识具有的区分商品或者服务来源的特性就是显著性[3](P.56),描述性标识在商品或服务上经过一段时间的使用,消费者已经意识到它们是在指示特定商品或服务的出处,而不仅仅是对商品或服务进行描述[4](P.511)。以厨卫用具商标“American Standards”为例,“American Standards”最初的含义是说明厨卫用具的特征——符合美国标准,这是“American Standards”标识的第一含义。但经过长期使用,消费者意识到使用“American Standards”标识的商品来自于特定的厨卫用具提供者,这种区分商品来源的特性就是“American Standards”标识的第二含义。描述性标识本身不具备显著性,通过长期使用获得第二含义后就具备了商标法意义上的显著性。根据麦卡锡的理论,单部作品的名称不具备显著性,只有通过长期使用获得第二含义后才具备显著性。虽然第二含义与描述性标识相关,但并非所有的作品名称均属于描述性标识,是否所有的单部作品名称都不具备显著性?对此麦卡锡认为,如果机械适用商标固有显著性理论,单部作品名称也有具备固有显著性和不具备固有显著性之分;但无论单部作品名称是否具备商标的固有显著性,该作品名称均不可能在未获得第二含义的情况下成为商标法意义上的商标,6这是由单部作品名称的特殊性决定的。

(一)固有显著性理论不适用于单部作品名称

特定标识是否具备商标的固有显著性,主要取决于使用该标识的商品或服务,商标法的基本原则不允许脱离商品或服务的类别讨论特定标识的显著性。商标法为了明确特定标识的显著性,将标识与使用该标识的商品或服务之间的关系进行了分类。如果特定标识与商品或服务的名称、图形、型号、质量、原料、功能等要素相关,该标识就是所谓的通用性(Inherently Generic)或描述性(Inherently Descriptive)标识,缺乏商标的固有显著性。如果标识与商品的名称、图形、型号、质量、原料、功能等要素不相关,那么该标识使用在该特定商品上就可能具备商标的固有显著性。例如,“苹果”是苹果这种水果的名称,属于通用性的标识,“苹果”二字使用在苹果这种水果上不具备商标的固有显著性。再如,“温暖”是毛衣的特性,“温暖”二字属于描述性标识,“温暖”二字使用在毛衣上也不具备商标的固有显著性。但“Kodak”属于臆造词,与胶卷的名称、图形、型号、质量、原料、功能等要素不相关,使用在胶卷上自然具备商标的固有显著性。

使用在作品上的作品名称是否具备商标的固有显著性?如果作品名称本身属于通用性的标识,例如“剧本”“小说”“电影”等,这些作品名称自然不具备商标的固有显著性。但在多数情况下,作品名称不属于通用性的标识,根据作品名称与作品内容的关系,作品名称可以分为以下两类:

第一类情形下,作品名称与作品内容相关,作品名称直接描述了作品内容,例如《老人与海》《三国演义》。《老人与海》一书主要介绍的是老人在海上的经历,《三国演义》一书则讲述了魏、蜀、吴等政权的政治军事冲突。类似这种名称就属于描述性标识,与内容相关的作品名称显然不具备商标的固有显著性。

第二类情形下,作品名称与作品内容无关,体现不出与作品内容的关联性,例如《飘》,讲述了美国内战前后亚特兰大地区两个庄园的兴衰历程以及男女主人公之间的爱情波折。那么与作品内容不相关的作品名称比如“飘”,是否具备商标的固有显著性?答案是肯定的,但麦卡锡却不认可这种作品名称可以作为商标获得法律保护。在美国,如果有人意图将某单部作品的名称注册成为商标,那么根据美国《商标审查指南》的规定,该单部作品的名称是无法获得商标注册的。7

为何与作品内容无关的作品名称也无法直接作为商标获得注册?这是因为,即使是与作品内容无关的作品名称,也是该作品的惟一称呼。好比“苹果”是特定水果的惟一称呼,“苹果”显然无法作为苹果这种水果的商标获得注册和保护。在作品领域,消费者并非以“小说”“戏剧”“电影”来区分不同的作品,而是以作品名称进行区分,如“老人与海”“三国演义”“飘”就是区分特定作品的标识。既然“苹果”无法成为苹果的商标,同理“老人与海”“三国演义”“飘”也无法成为作品的商标[5](P.151)。因此,即使具备固有显著性的作品名称,也无法作为商标获得法律保护,这是麦卡锡观点与传统商标理论冲突的体现。

(二)单部作品名称具有商品通用名称的属性

麦卡锡通过梳理美国判例认为,“每一本书、电影、戏剧或者唱片自成独立市场,与其他类似的作品不存在竞争关系,因此单部作品名称往往被视为描述作品本身的术语,而非用来指向作品来源的商标”8。麦卡锡通过对作品之间竞争关系的梳理,得出作品名称具有商品通用名称属性的结论。当然,麦卡锡的这一理论较为抽象,要理解麦卡锡的观点,必须回到商标法本身,明确商标的作用为何。商标当然是一种区分性的标识,但其在市场中起到的作用为何,是用于区分不同类别的商品,还是用于区分不同提供者提供的相同或者类似商品?笔者认为,商标的功能不在于区分不同类别的商品,而在于区分不同提供者提供的相同或者类似的商品,这是理解麦卡锡观点的关键。

例如,根据《类似商品和服务区分表》的规定,第30类中的“酱油”与第32类中的“不含酒精饮料”属于不同类别的商品,消费者要区分“酱油”与“不含酒精饮料”并不依赖于商标,仅仅依据这两类商品的通用名称“酱油”与“饮料”就可以实现对这两类商品的区分。但消费者要区分不同提供者提供的相同或者类似的商品,就必须依赖商标发挥作用。单部作品的名称为何无法作为商标获得法律保护?解决这一问题的关键是区分“不同类别的商品”和“不同提供者提供的相同或者类似商品”。如果特定商品之间存在竞争关系且相互之间可以替代,那么该商品属于“不同提供者提供的相同或者类似商品”,因此需要通过商标实现“相同或者类似商品”的不同提供者的区分。反之,如果特定商品之间不存在竞争关系且相互之间无法替代,那么该商品属于“不同类别的商品”,自然无需通过商标实现这两类商品的区分。问题在于,不同作品是属于“不同类别的商品”,还是属于“不同提供者提供的相同或者类似商品”?对此,笔者认为,不同作品属于“不同类别的商品”。

以文字作品为例,不同作品之间的相互替代性往往很差。这是因为作品是作者人格的体现,既然人的人格不同,那么作品之间自然无法相互替代。《三国演义》与《水浒传》同属四大名著,但生活常识表明这两本书不具有相互替代性,对决定购买《三国演义》的消费者而言,《水浒传》显然无法满足其精神需求,在消费者看来这两部作品属于完全不同的两类商品。易言之,《三国演义》和《水浒传》在传播过程中形成了各自的市场,其一是《三国演义》的市场,该市场的消费者是《三国演义》的读者,其二是《水浒传》的市场,该市场的消费者是《水浒传》的读者,两大市场相互独立,完全没有竞争关系。

以历史学家黄仁宇的著作《万历十五年》为例,作品《万历十五年》是其所在市场的惟一商品。当然,可能有观点认为,如果黄仁宇先生愿意授权,那么任何出版社均可以出版《万历十五年》,不同出版社出版的《万历十五年》难道不属于不同的商品?不同出版社出版的《万历十五年》当然属于不同的商品,具体而言属于不同的出版物,而不属于不同的作品。不同出版社出版的《万历十五年》图书可以通过出版社的名称和商标作出区分,靠作品名称显然无法实现这一区分。在比较法上,有德国案例表明,作品名称可以区分不同的作品,但不能区分不同的出版者。9黄仁宇是《万历十五年》版权市场的惟一版权方,所有出版社出版该作品的授权均来自于黄仁宇,《万历十五年》是该市场惟一的商品。既然《万历十五年》作品是该市场的惟一商品,那么作品名称“万历十五年”就是该类商品的通用名称。根据“通用名称无显著性”的基本原则,单部作品的名称因为具备通用名称的属性而无法获得商标法律的保护。如此看来麦卡锡的观点不但不与传统商标法冲突,反而与“通用名称无显著性”的商标法理论契合,因此有其合理性。

二、单部作品名称第二含义的内涵及认定

根据麦卡锡的观点,单部作品的名称在获得第二含义后可以作为商标获得法律保护。第二含义是我国商标法律实践中常用的商标法理论,最高人民法院曾指出,对“直接表明了该类商品的功能和用途(的词汇),一般情况下不具有识别商品来源的作用,不能成为某一市场主体享有权利的特有名称,除非该主体能证明该商品名称通过使用获得了显著特征,能够将商品来源直接指向该市场主体”10。根据我国最高人民法院的观点,表明“商品的功能和用途”的描述性词汇必须获得第二含义,否则无法作为商标获得法律保护,而通用标识如商品或者服务的通用名称是无法获得第二含义的。以“两面针”为例,“两面针”是牙膏的中草药成分,使用在牙膏上并不具备显著性,但通过广告宣传,“两面针”标识产生了区分商品来源的第二含义。在消费者看来,“两面针”已经成为特定品牌牙膏的商标,“两面针”起到了区分牙膏来源的作用。如上文所述,单部作品名称具有通用名称的属性,根据商标法一般原理,通用名称无法获得第二含义。麦卡锡认为单部作品名称获得第二含义后可以作为商标获得法律保护。关键在于,麦卡锡所认可的第二含义究竟是何所指,其认定标准如何?

(一)单部作品名称第二含义的内涵

麦卡锡认为“单部作品名称第二含义的检验标准在于,在多数人看来,被检验的单部作品名称是否指向惟一的作品来源”11。据此可知,单部作品名称的第一含义仅仅是表明该名称是某部作品的名称,如任何消费者看到《万历十五年》之后均意识到“万历十五年”是某历史学著作的名称;单部作品的第二含义则是该名称指向特定的作品权利人,如通过对《万历十五年》作品及其名称的宣传可以让公众明确“万历十五年”所标识的作品有明确的版权人。因此,麦卡锡主张的单部作品名称的第二含义是指,通过对单部作品名称的使用,使消费者在作品的名称和作品的版权人之间建立稳定的联系。

单部作品名称获得第二含义后指向的来源不同于一般商品或者服务的来源。一般商品或者服务的来源是商标或者服务的提供者,而获得第二含义的单部作品名称指向的是作品的版权人。进言之,针对单部作品名称造成的混淆,一般是指作品来源或者作品授权关系的混淆,国内司法实践同样认可了这种混淆。

在“中国青年出版社与湖南文艺公司、中南博集天卷公司等不正当竞争纠纷案”(以下简称为“高效能人士的七个习惯”案)中,上诉人(一审原告)中国青年出版社经版权人授权,连续多年出版《高效能人士的七个习惯》,“在权利图书经过持续畅销十余年已具有较高知名度的情况下,其名称已经具有了区别商品来源的作用,从而构成知名商品的特有名称”12。当然,所谓“知名商品的特有名称”本质上属于未注册商标[6](P.225)。案件审理法院认为“湖南文艺公司、中南博集天卷公司具有刻意在涉案侵权图书的主书名上与权利图书保持一致的意图,其主观上意图使相关公众对权利图书和涉案侵权图书产生混淆误认或者使相关公众误认为两者存在特定联系,从而实现其攀附作为知名商品的权利图书商誉的目的”13。与上文的“非诚勿扰”案和“新华字典”案类似,“高效能人士的七个习惯”案审理法院同样未对涉案作品名称的第一含义和第二含义作出区分,而是直接认定原告作品的名称“高效能人士的七个习惯”构成所谓“知名商品的特有名称”。所谓“权利图书和涉案侵权图书产生混淆误认”是指相关公众会认为权利图书和涉案侵权图书属于同一作品,或者涉案侵权图书获得过权利图书版权人的复制、发行权授权。权利图书和涉案侵权图书“存在特定联系”是指两者存在演绎权授权关系。据此可知,“高效能人士的七个习惯”案审理法院认定的混淆是指相关公众对作品来源或者作品授权关系的混淆误认。当然,任何混淆误认均以被混淆的标识有区分功能为前提,既然消费者误认的是作品来源或者作品授权关系,那么作品名称指向的作品来源就是版权人。

从作品之间是否具备相互替代性可知,单部作品是其所在市场的惟一商品,因此该单部作品名称构成其所在市场的惟一商品名称,其作品名称具有商品通用名称的属性。但单部作品名称第二含义的获得,又与单部作品名称具备商品通用名称的属性相违背。当然,因为单部作品的权利人是其作品所在市场的惟一版权人,单部作品名称第二含义的获得并不会损害公共利益。通用名称往往由广大市场参与者共有,如苹果这种水果的通用名称“苹果”,如果某人要让“苹果”标识获得第二含义,必然会垄断苹果的经营,进而损害正常的市场竞争秩序。但单部作品的版权人是其作品所在市场的惟一参与者,其天然地垄断了特定作品的经营活动,其让单部作品名称获得第二含义的行为,并不会导致市场秩序的失范。因此,就具有通用名称属性的单部作品名称而言,即使获得了第二含义,也不会损害公共利益。

(二)单部作品名称第二含义的认定

实践中单部作品如此众多,单部作品的名称是否产生了第二含义,何种情况下作品名称指向作品的版权人,其测试标准为何?毫无疑问,单部作品名称第二含义的获得,依赖于版权人对作品及其名称的推广宣传。因此,版权人对作品的推广宣传是单部作品名称获得第二含义的主要原因。麦卡锡曾引用过这样一个判例,某部戏剧在费城上演了两周,随后在纽约上演了七场后停演,案件审理法院认为作品的传播行为使作品名称获得了第二含义,可以对抗该剧停演两年后同名电影公映的行为。14除了作品的传播行为能够促进作品名称第二含义的产生,作品正式传播之前对作品名称的宣传,同样能够让单部作品名称获得第二含义。15此外,麦卡锡引用的案例表明,“一部受到高度赞扬的作品更有可能被公众熟知”16,因此被表扬的作品的名称更有可能获得第二含义。另有判例表明,公众对作品批评或否定性的评价也是作品广泛传播进而使其名称获得第二含义的证据。17在充分引用判例的基础上,麦卡锡还对认定作品名称第二含义的方法进行了总结,其认为认定单部作品名称是否获得第二含义时考虑的因素包括:(1)作品名称使用的时长和持续性;(2)广告、促销的程度以及所花费的费用;(3)购买或观看原告作品的人数;(4)原被告的地理位置以及原被告产品市场的紧密性。18

麦卡锡的上述总结对我国单部作品名称的司法实践无疑是有借鉴意义的。但麦卡锡上述理论的缺陷在于未对单部作品名称第二含义和系列作品名称第二含义的认定标准作出区分,例如麦卡锡在总结上述四项第二含义认定要素时,既参考了有关系列作品名称如杂志名称的案例,19也参考了单部作品名称如图书名称的案例。20此外,麦卡锡也未对作品名称第二含义与一般标识第二含义的认定标准作出区分。

无论是单部作品名称还是描述性的系列作品名称,均有第二含义的认定问题。如“交大法学”是典型的系列作品名称,且属于商标法意义上的描述性标识,其固有显著性不足,无法直接作为商标获得法律保护。但随着《交大法学》的连续出版,读者发现大量法学论文来源于《交大法学》期刊,由此实现了对《交大法学》与《清华法学》《法学杂志》的区分。对此有法院认为,上海交通大学通过在杂志上长期使用《交大法学》,让读者将《交大法学》与其他法学期刊区分开来,使得“交大法学”这一描述性标识获得了显著性(第二含义)。21“交大法学”获得第二含义后,其指向的并非版权人而是出版社,因为上海交通大学并未取得《交大法学》所刊登论文的版权,因此“交大法学”标识构成指示出版物来源而非作品来源的商标。当然,描述性系列作品名称也有指示作品版权来源的功能,例如《哈利波特》系列包含7部小说,“哈利波特”作为系列作品名称指向的是作品版权人J·K·罗琳。但单部作品的名称即使获得了第二含义,也只能指向作品的版权人,这是单部作品名称与系列作品名称的差异。

单部作品名称与系列作品名称的共性在于,相对于一般标识,作品名称第二含义的获得相对容易。易言之,一般标识第二含义的获得相对困难。这是因为一般标识第二含义的获得以第一含义的退化为代价[7](P.122)。以“两面针”为例,“两面针”有止血脱敏的作用,是牙膏的中草药成分,要在“两面针”标识上形成第二含义,就需要利用长期的宣传推广去冲击其第一含义,才能使其获得第二含义。但就作品名称而言,作品名称之上可以实现第一含义与第二含义的共存。再以《万历十五年》为例,“万历十五年”标识在获得第二含义后向消费者提供了两点信息:第一,“万历十五年”标识是某部作品的名称;第二,“万历十五年”所标识的作品来自于特定的版权人。正因为作品名称第二含义的获得不以第一含义的退化为必要,因此作品名称第二含义的获得相对容易。此外,根据麦卡锡的“惟一商品市场标准”,“万历十五年”又属于具有通用名称属性的标识,但其所标识的作品又是惟一的。这种所标识的作品的惟一性,使消费者易于将《万历十五年》与其他作品作出区分,这也导致作品名称相对于其他标识更易获得第二含义。当然,如果某部作品的名称被使用得比较普遍,如《高等数学》《知识产权法》《物理学》《内科学》,那么消费者很难通过作品名称实现作品的区分,这种作品名称就很难获得第二含义。尽管单部作品名称第二含义的获得相对容易,但也依赖于作品版权人在一定时间和地域范围内对作品的宣传推广。麦卡锡的研究表明,即使宣传的对象是作品名称本身,如电影海报、图书推销广告对电影和图书名称的宣传,也能够实现作品名称第二含义的获得。尽管如此,适当的宣传和推广总是必要的,并不存在作品名称一经使用即获得第二含义的情况。这是因为第二含义的本质是标识之上凝结的商誉,而商誉是经营者劳动的成果,即使是作品名称的第二含义,也不存在不劳而获的情形。

作品名称第二含义的获得较之于其他商业标识第二含义的获得相对容易,不应将一般标识第二含义的认定标准等同于作品名称第二含义的认定标准。但在我国的司法实践中,有法院曾将作品第二含义的认定标准与一般标识第二含义的认定标准等同,这就增加了作品名称权益人的举证负担。在“乐动卓越公司诉昆仑乐享公司等侵犯著作权及不正当竞争纠纷案”(以下简称为“我叫MT”案)中,原告乐动卓越公司是《我叫MT》游戏的著作权人,昆仑乐享公司等被告将其开发并运营的移动终端游戏命名为《超级MT》。案件审理法院认为“相关公众足以依据原告《我叫MT》游戏名称及涉案五个人物名称识别该游戏的来源,上述名称已构成原告在手机类游戏服务上的知名服务特有名称”22。“知名服务特有名称”本质上也属于未注册商标,案件审理法院认定“我叫MT”标识构成了未注册商标,实际上就是认可该标识获得了第二含义。“我叫MT”的第二含义之所以被认定,是因为《我叫MT》游戏的知名度,案件审理法院认定“原告《我叫MT》游戏至少已经上线一年多时间,这一持续时间已足以吸收到相当多的游戏玩家……该游戏已获得数十奖项,且颁奖方包括协会及众多的游戏网站”23。笔者认为,原告只要证明《我叫MT》游戏通过线上运营吸引到了相当多的游戏玩家,即可以证明“我叫MT”标识获得了第二含义。至于游戏获得行业协会和游戏网站颁布的奖项,并非证明“我叫MT”标识获得第二含义的必要证据。法院以此认定《我叫MT》游戏的知名度,增加了原告的举证负担,混淆了作品名称第二含义和一般标识第二含义的认定标准,显然存在理论认知误区。

三、单部作品名称法律保护范围的界定

单部作品名称权益与作品相关,由此产生的问题在于,作品版权的变动会不会导致作品名称权益的变动?对此,麦卡锡强调,作品名称的权益必须随着作品版权的转让而转让,仅仅转让作品名称权益的行为会让消费者受到欺骗,该转让行为因此是无效的。24由此可见,作品名称不同于其他商标标识,作品名称权益本质上是作品版权的衍生品[8](P.8),作品版权的权利边界决定了作品名称的权益边界,因此作品版权变动会导致单部作品名称权益的变动。除此之外更复杂的问题在于,版权人可以在多大程度上制止他人利用其作品名称的行为,作品名称权益会不会随着作品保护期限的终止而灭失?

(一)单部作品名称的混淆保护

单部作品名称在获得第二含义后即可以作为商标获得保护,名称权益人有权遏制他人利用其作品名称造成消费者混淆的行为。对此麦卡锡认为,单部作品名称的混淆认定与一般商标侵权的混淆认定标准不存在区别。25但笔者认为两者之间存在差异,商标权利人不但可以遏制在相同或者类似商品上使用其商标造成消费者混淆的行为,还可以在商标获得相当的知名度后在不相同或者不相类似的商品上获得跨类保护。单部作品名称是否可以获得跨类保护,能在多大范围获得保护?对此,麦卡锡并未给出明确的回答。

麦卡锡曾提及作品名称获得跨类保护的判例——Time,Inc.v.Life Television Corp.案。该案中原告是著名的时代出版公司,被告是生活电视机公司,原告经营两家著名的杂志“Times”(中文名《时代》)“Life”(中文名《生活》),被告销售带有“Life”标识的电视机,案件审理法院判决原告有权禁止被告在其销售的电视机上使用“Life”标识。26该案中,涉案标识“Life”是《生活》杂志的名称,属于系列作品的名称,并非单部作品的名称。案件审理法院之所以认定被告利用“Life”标识销售电视机的行为违法,是因为被告利用了《生活》杂志在广告领域的知名度和声誉。27易言之,《生活》杂志作为全美著名的广告类杂志,其知名度完全可以跨越到电视机等生活用品领域,自然可以实现对“Life”标识的跨类保护。而单部作品的名称即使获得第二含义,也仅仅是表明作品来源于特定的版权人。指向特定版权人的第二含义决定了未经许可利用单部作品名称的行为同样会造成消费者的混淆,但这种混淆只能是作品来源和作品授权关系的混淆。进言之,侵权人未经许可使用权利人作品名称的行为,会导致相关公众误认为侵权作品与权利作品是同一作品,或者侵权作品获得了权利作品的复制、发行和演绎授权。当然,这种消费者对作品来源和作品授权关系的误认,并不表明侵权人未经许可复制或者演绎了权利人的作品,而是表示消费者倾向于相信单部作品权利人对侵权人作出了版权授权。版权法的基本原理限定了版权授权关系的范围,例如戏剧作品与美术作品无法形成复制关系,工程设计图与文字作品之间不可能存在演绎关系。进言之,作品版权的权利边界决定了作品名称的权益边界,无法成立版权授权关系的情形不会引发作品名称的混淆。在麦卡锡提及的案例中,原告享有版权的戏剧作品名称获得了第二含义,原告因此有权阻止被告在电影上使用其作品名称。28正因为电影可以构成戏剧作品的演绎作品,所以在电影上利用戏剧作品名称的行为会让消费者误认为电影和戏剧之间存在演绎关系。

在“国家工商行政管理总局商标评审委员会等与梦工场动画影片公司因商标异议复审行政纠纷上诉案”(以下简称为“驯龙高手案”)中,案件审理法院即考虑了因消费者误认作品授权关系的存在而导致混淆发生的可能性。该案中,梦工场公司制作并播放了电影《驯龙高手》,之后苏州蜗牛公司在“在线游戏服务”等类别上申请注册了“驯龙高手”文字商标,梦工场公司对蜗牛公司的商标注册申请提出异议。二审法院明确认为“‘驯龙高手’作为电影名称,市场知名度源于梦工场公司的智力和财产投入,苏州蜗牛公司将‘驯龙高手’注册于提供在线游戏服务上,容易导致相关公众误认为其经营的在线游戏服务获得了梦工场公司的许可”29。所谓“梦工场公司的许可”是指版权许可,正因为根据影视作品改编游戏是行业常态,所以相关公众会误认为蜗牛公司运营的“驯龙高手”游戏获得了梦工场公司《驯龙高手》影视作品的改编授权。

实践中也会发生多方取得原作品演绎权授权的情形,因为合法授权的存在,任一被授权人均有权利用原作品名称命名其演绎作品。当然,实践中存在被授权方对其演绎作品的命名有别于原作品的情形,只要该命名获得了第二含义,其他被授权方就无法利用该获得第二含义的作品名称。在Orion Pictures v.Dell Publishing案中,法国作家帕特里克·科万创作了一部名为《E=mc2,我亲爱的》的小说,原告奥利安电影公司在获得帕特里克·科万的授权后将《E=mc2,我亲爱的》拍摄为电影《情定落日桥》。被告戴尔出版公司获悉原告拍摄电影的计划后,与法国作家帕特里克·科万联系取得了《E=mc2,我亲爱的》在美国的英文翻译和出版权。在原告电影《情定落日桥》的宣传期间,戴尔出版公司出版了《E=mc2,我亲爱的》的英文翻译版,该英文版的名称同样为《情定落日桥》。在原被告纠纷发生后,案件审理法院认定被告戴尔出版公司的行为构成仿冒。30法院并未否认被告获得《E=mc2,我亲爱的》作品的授权,但被告将其小说命名为《情定落日桥》的行为,会让消费者误认为小说《情定落日桥》是电影《情定落日桥》的演绎作品。消费者对版权授权关系的误认,是该案被告败诉的原因。

(二)公有领域内作品名称的保护

任何作品均有其保护期限,问题在于,超出版权保护期限之后,单部作品名称的权益是否存在?对此,麦卡锡给出了否定的答案。麦卡锡认为,“如果作品版权到期,那么任何人均可以出版、传播该作品,也可以用单部作品的名称来描述其出版、传播的内容。因此,只要作品进入公有领域,其财产权和单部作品名称的权益也进入了公有领域”31。我国的司法实践也有类似观点的提出,我国最高人民法院在有关电影作品《大闹天宫》和“孙悟空”美术作品的案件中也认为,“电影作品《大闹天宫》及其‘孙悟空’美术作品已过保护期,根据著作权法的规定,作品已过著作权保护期的,该作品即进入公有领域,他人可以自由使用该作品中的构成元素。对于已过保护期的作品,不能再以反不正当竞争法有关保护知名商品特有名称等为名,行保护该作品及其构成元素之实,否则即变相延长作品著作权的保护,抵触著作权保护的立法政策”32

笔者认为,作品版权的权利边界决定了作品名称的权益边界。单部作品名称的第二含义表明该作品来源于特定的版权人,未经许可利用单部作品名称导致的混淆因此是作品来源混淆和作品授权关系的混淆。既然版权已经不存在,那么作品来源混淆和作品授权关系的混淆自然不存在,作品名称的权益自然应该终止。国内有司法解释规定:“对于著作权保护期限内的作品,如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度,将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持”33。尽管有学者对上述司法解释的规定持反对意见[9](P.66),但笔者认为作品名称权益是作品版权的衍生品,对著作权保护期限外作品的名称不应提供法律保护。

尽管公有领域内作品的名称不再享有名称权益,但是如果特定作品是公有领域内作品的汇编作品,汇编作品权利人就其汇编作品的名称仍应享有作品名称的权益。在“傅敏与作家出版社著作权权属、侵权纠纷案”(以下简称为“傅雷家书案”)中,原告(上诉人)傅敏是《傅雷家书》的编辑整理者,自1981年以来,傅敏一直致力于《傅雷家书》的编辑、整理和传播,被告(上诉人)作家出版社出版了同名的《傅雷家书》。案件二审法院认为,“著作权法给予作品一定保护期限,意在寻求作者与社会公众利益之间的平衡,如在著作权法规定的保护期限届满之后再通过反不正当竞争法给予相关主体额外的保护,客观上必然会造成相关主体对作品名称的垄断,损害社会公众的利益,客观上亦不利于该作品的传播”34。案件审理法院的说理看似正确,实际上错误认定了该案涉争的作品。该案中,涉争的作品并非汇编作品《傅雷家书》的汇编对象,而是汇编作品《傅雷家书》本身。《傅雷家书》的汇编对象——傅雷与家庭成员之间的书信显然超出了版权保护期限,但汇编作品《傅雷家书》并未超出版权保护期限,该案需要解决的是《傅雷家书》作品的名称是否应该获得保护的问题。对此,案件二审法院认为,“‘傅雷家书’作为图书名称,未能与具体的图书商品形成稳定联系。作品本身并不是商品,只有当其附着在一定介质之上,并以某种有形实体呈现方能成为商品”35。案件二审法院的说理实际上混淆了作品与图书,有权决定汇编作品《傅雷家书》出版传播事宜的是傅敏而非出版社,在《傅雷家书》广泛享有盛誉的情形下,其作品名称“傅雷家书”应获得了第二含义,并成为傅敏享有权益的单部作品名称。而出版社无法直接决定《傅雷家书》的出版传播,因此不应就汇编作品《傅雷家书》的名称享有权益。案件二审法院混淆了作品和商品的概念,因此无法得出正确的结论。

对于超出版权保护期限的作品,如果该作品名称仍然有一定的知名度,那么在不相关的作品上使用该作品名称的行为仍然是违法行为。由于单部作品名称的权益随着作品保护期限的到期灭失,因此这种行为并未损害单部作品原版权人的利益。该行为与向消费者售卖假货的行为相当,消费者自然可以要求行为人承担法律责任。在这种情况下,受保护的是购买假冒作品的消费者,而非单部作品的原版权人。有学者主张在作品超出版权保护期限后,仍然对作品的原版权人提供混淆保护[10](P.34-35),持这种观点的学者显然未能意识到保护的必要性和保护对象的区分。即使作品已超出版权保护期限,作品名称仍然有保护的必要性,只不过保护的对象不应该是过期作品的原版权人,而应该是上当受骗的消费者。

四、我国单部作品名称法律保护路径的选择

现在的司法实践表明,我国的司法实践对单部作品名称的法律保护逻辑认识不清。问题集中体现在对单部作品名称特殊性认识的不足,在实践中未能区分单部作品名称的第一含义和第二含义。为厘清司法实践中的认知误区,有必要构建我国的单部作品名称保护制度。在构建单部作品名称保护制度的过程中,主要解决以下两方面的问题:第一,是否允许单部作品名称的商标注册;第二,如何对单部作品名称提供侵权救济。

(一)是否允许单部作品名称的商标注册

根据上文的分析可知,除非获得第二含义,否则单部作品的名称无法作为商标获得保护。因此,即使允许单部作品名称的商标注册,也必须以其获得第二含义为前提。36但单部作品名称的商标权益必然会随着作品版权保护期限的终止而消灭,这将导致注册商标管理程序的复杂性。对此,麦卡锡认为可以通过对单部作品名称商标加载权利期限的方式解决,37在作品名称商标注册时明确商标保护期限不应长于作品保护期限。但美国注册商标法律制度并未采纳麦卡锡的建议,美国《商标审查指南》明确排除了单部作品名称的商标注册。38在我国,尽管《商标法》允许不具备显著性的标识在“经过使用取得显著特征”后作为商标注册,39但单部作品名称能否注册的问题在理论和实务界仍有争议。是否允许单部作品名称的商标注册成为我国单部作品名称法律保护路径选择过程中必须解决的问题。

商标注册无法直接产生财产性权利,但可以为注册商标权利人提供程序性权利,“依据商标注册而获得的程序性权利,商标所有人可以在全国范围内排除他人使用相同或者近似的商标,以避免消费者混淆的可能性”[11](P.4)。商标注册制度的核心功能在于确保注册商标权利人使用特定标识的优势,但无法为注册商标权利人直接提供财产性权利。商标财产性权利的核心在于商誉,未实际产生商誉的商业标识甚至无法获得全面的民事保护[12](P.47-48)。而作为商标本质的商誉,只能由标识使用者通过生产经营活动获得。因此,无论是否允许单部作品名称的商标注册,均不影响其财产性权利的产生,但我国不应允许单部作品名称的商标注册,原因有以下几点:

第一,单部作品名称的第二含义具有不稳定性,基于单部作品名称注册形成的商标权利同样不稳定。正如上文所言,单部作品名称第二含义的获得不以第一含义的退化为前提,因此单部作品名称的第二含义极易获得,但同时又很容易丧失。而一旦单部作品名称的第二含义丧失,其作为注册商标的合法性必然会遭受质疑。实践中,持续热播、热映的作品毕竟是少数,大部分作品在传播过程中均有其生命周期,单部作品名称的第二含义可能随着作品的传播而产生,也可能随着作品的湮没而丧失。例如在美国,曾有一首名为《更高级的失败者》的歌曲在1984年被公开表演4.7万次,随后同名歌曲在1991年被播出,该案中法院拒绝在先歌曲权利人对在后歌曲的表演颁发禁令,部分原因就在于两首歌发布时间的间隔过长,在先歌曲名称的第二含义可能已经丧失。40

第二,单部作品名称获得商标注册后受保护的范围有限,这导致注册商标制度的优势在单部作品名称上难以发挥。如上文所述,单部作品名称的第二含义表明该单部作品来源于特定的版权人,该第二含义决定了消费者的混淆仅能是就作品来源和授权关系产生的混淆。因此,就单部作品名称而言,不仅不存在所谓跨类保护和反淡化保护,而且单部作品名称权益人能够主张同类保护的范围也仅限于与其可能存在复制、发行和演绎授权关系的作品。注册商标的特性在于能够获得跨类保护和反淡化保护[13](P.184-188),但单部作品名称受保护的范围受其第二含义的限制。这意味着无论单部作品的名称如何有知名度,均不可能对其实现跨类保护和反淡化保护,对单部作品名称提供商标注册的意义显然不大。

第三,单部作品名称获得商标注册后受保护的期限有限,这导致单部作品名称与其他注册商标相比显得格格不入。众所周知的是,注册商标只需要续展就可以获得不受时间限制的保护,商标权本质上不受知识产权时间性的限制。但任一单部作品均有其保护期限,在保护期限结束之后,任何人均可以复制、发行和演绎超出保护期限的作品,同时也有权使用超出保护期限的作品名称。因此,即使单部作品的名称获得商标注册,其商标保护期限也不应长于作品的版权保护期限。这使得单部作品名称的保护期限不同于其他商标的保护期限,特殊保护期限制度的存在会破坏商标法的体系性。

(二)如何对单部作品名称提供侵权救济

从产权保护与市场规范机制角度可知,生产经营者拥有技术和品牌,仅是一种自然占有或事实占有,仅是表明其取得某种科技优势和经营优势,只有获得技术与品牌的知识产权(如注册商标)才能受到法律的保护,从而形成法律意义上的独占性“占有”[14](P.147)。但商标注册并非形成法律意义上独占的惟一方式,“法权的外衣”是商标权利人禁止他人复制其品牌吸引力的关键[15](P.97)。即使我国在《商标法》上不允许单部作品名称的商标注册,也不意味着我国拒绝对获得第二含义的单部作品名称提供商标保护。

在美国,因为单部作品名称无法获得商标注册,所以美国主要通过不正当竞争法对单部作品名称提供保护。美国《兰哈姆法》规定,“任何人在商业中,在商品或服务上或与之相关方面,或在商品的容器上,使用任何文字、术语、名称、符号或图形,或其组合,或任何虚假的原产地标识,对事实的虚假或误导性描述,或对事实的虚假的或误导性表述,可能引起对该人与他人的附属、联合或结合关系的混淆、误认或欺骗,或者对其商品或服务或商业活动来源于他人、由他人赞助或认可的混淆、误认或欺骗的”,该人应承担责任。41值得注意的是,这一法律规定并未明确“单部作品名称”是其适用对象。但相关判例表明,美国法院将“单部作品名称”纳入未注册商标的范畴,并根据该条的规定对作品名称提供不正当竞争法保护。42我国并非判例法国家,在先判决无法起到明确法律适用的作用,因此我国必须在成文法中明确单部作品名称的保护方式。

在我国,民法典已经接纳了知识产权,明确包括商标在内的知识产权是民法典保护的对象,43民法典对商标权的接纳是为了构建一个含有有形财产权与无形财产权的完整财产权体系[16](P.33),并未对商标的具体保护方式作出规定,更不可能对单部作品名称这一特殊商业标识的保护提供法律依据。因此,要明确单部作品名称的保护方式,只能从《商标法》或者《反不正当竞争法》中找寻答案。而《商标法》尽管规定了未注册商标的保护制度,44但更多的是从维护商标注册制度的角度解决未注册商标与商标注册之间的冲突,并未规定完整的未注册商标民事保护制度。因此,要解决单部作品名称的法律救济问题,只能从《反不正当竞争法》中找到依据。《反不正当竞争法》的作用在于规范市场主体之间的竞争关系,假冒或仿冒竞争对手的商标、字号等商业标识的行为,不当转移了竞争对手商业标识所凝聚的商誉,构成典型的破坏直接竞争关系的行为[17](P.160)。《反不正当竞争法》自然成为我国法院对单部作品名称提供侵权救济的法律依据,而现有的学术研究和司法实践均将该法律依据指向了《反不正当竞争法》的“知名商品特有的名称”条款。45可以作为单部作品名称法律救济依据的还有《反不正当竞争法》的一般条款。尽管有学者主张《反不正当竞争法》的一般条款责任要件缺乏[18](P.131),但在实践中最高人民法院通过“海带配额案”明确了一般条款的适用条件。46即使对知识产权法官造法持批判态度的学者也不完全排斥对《反不正当竞争法》一般条款的适用[19](P.162),但国内的司法实践表明利用“知名商品特有的名称”条款解决单部作品名称的法律救济问题更为合适。严格意义上,《反不正当竞争法》修订之前,法院利用“知名商品特有的名称”条款解决作品名称法律救济问题的依据并不充分。修订后的《反不正当竞争法》第5条第2项将其保护范围限定在“知名商品特有的名称、包装、装潢”,单部作品名称显然不在其保护范围。同时我国法院对单部作品名称法律保护理论的掌握并不充分,对单部作品名称第二含义理论缺乏清晰的认识。司法实践中法院的态度与其说是法律条文解释技巧的体现,不如说是我国法院面临复杂不正当竞争问题时惯有的朴素公平观念在发挥作用[20](P.16)。修订后的《反不正当竞争法》第6条第1项规定其保护对象是“与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”,其中的“等”字为法院将单部作品名称纳入《反不正当竞争法》保护范围提供了依据。尽管《反不正当竞争法》未明确单部作品名称受其保护,但“有一定影响的商品名称、包装、装潢”条款是当前能够找到的最为合适的为单部作品名称提供保护的法律依据。

即使是在商标法中明确规定作品名称等“标题权”受保护的德国,对作品名称提供保护的依据也并非成文法,47而是德国法律实践中的判例和习惯。但这并不表明在成文法中纳入单部作品名称保护制度缺乏价值。即使以成文法的形式宣示性地明确单部作品名称的受保护地位,也可以为司法实践探索单部作品名称的法律救济路径提供法律依据。2016年,国务院法制办公室公布的《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案送审稿)》提及“频道、节目、栏目的名称”等作品名称的保护,尽管修订后的《反不正当竞争法》未规定作品名称的保护制度,但《修订草案送审稿》的立法实践为《反不正当竞争法》在将来引入作品名称保护制度提供了可能。因此,在将来我国可以通过修订《反不正当竞争法》的方式明确单部作品名称在获得第二含义之后可以作为未注册商标获得保护。

结论

我国在单部作品名称法律保护的理论和实践上存在不足,麦卡锡对美国单部作品名称法律保护的研究无疑值得我国借鉴,我国在今后单部作品名称的法律保护实践中应注意以下三个方面的问题:

第一,在理论上应重视单部作品名称的特殊性。单部作品名称不同于系列作品名称,无论其本身是否具备商标法意义上的固有显著性,单部作品名称均具备商品通用名称的属性。因此,单部作品名称只有具备了第二含义,才有可能作为商标获得法律保护。通过版权人对单部作品名称的使用,单部作品名称可产生表明该单部作品来源于特定版权人的第二含义。

第二,在理论上还应细化单部作品名称法律保护的具体规则。不同于一般商业标识的第二含义,单部作品名称第二含义的获取不以第一含义的退化为前提。因此,单部作品名称的第二含义易于获取,也易于丧失。单部作品名称特殊的第二含义直接决定其受法律保护的范围,只有可能存在版权授权、许可法律关系的作品之间才有可能发生消费者混淆,这就大大限制了单部作品名称受法律保护的范围。同时,单部作品名称权益的存在以作品版权的存在为前提,超出版权保护期限的作品不享有任何名称权益。

第三,单部作品名称法律保护的关键在于对其提供侵权救济但不允许其获得商标注册。单部作品名称的第二含义易于丧失,即使允许获得第二含义的单部作品名称注册成为商标,其商标权利的稳定性也难以保障。而权利稳定性一旦丧失,除非通过商标确权授权程序,否则争议无法得到解决。与其将大量法律资源耗费在商标的授权确权程序,不如将法律资源投入作品名称的民事保护制度。

在我国的司法实践中,不少判决正确维护了作品名称权益人的利益,但相关判决的理论支撑不足。部分判决对单部作品名称的保护,更多是朴素公平正义观念的体现,而非基于法理对法律条文的自觉适用。麦卡锡的单部作品名称保护理论对我国的法律实践有一定的参考价值,但其理论也有一定的不足。对此,本文提出了完善性的建议,以期对我国的法律实践和理论研究有所裨益。

来源:政法论坛2021,39(06)

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